Die immateriellen Elemente des Franchising in Italien

  

​Unter den immateriellen Elementen spielt die Marke eine entscheidende Rolle. In der Tat ist die Marke ein unverzichtbares Element, da sie eine grundlegende Funktion bei der Förderung von Produkten und Dienst­leistungen spielt und somit den Erfolg des Franchisenetzes bestimmt. Dies zeigt, dass die Marke nicht nur ein „Unterscheidungsmerkmal“ ist, das der Franchisegeber seinem Netzwerk zuschreibt, sondern dass sie genau das kommerzielle Bild darstellt, mit dem sich das Franchisenetzwerk auf dem Referenzmarkt akkreditiert.

  

Gerade wegen der grundlegenden Rolle, die die Marke für das Franchisenetz spielt, ist der Franchisegeber verpflichtet, sie angemessen und wirksam gegen andere competitors zu schützen. Bei der Wahl seiner Marke muss der Franchisegeber jedoch die im Gesetzbuch über das gewerbliche Eigentum (Codice della Proprietà Industriale) (im Folgenden auch nur „CPI“) enthaltenen Rechtsvorschriften beachten, die in Italien durch das Gesetzesdekret 30 von 2005 eingeführt wurden.

  

Nun, der italienische Gesetzgeber hat in Artikel 7 des CPI festgelegt, welche Voraussetzungen eine Marke erfüllen muss, um zustande zu kommen und folglich eingetragen werden zu können. Genauer gesagt heißt es in dieser Bestimmung: „Alle Zeichen, insbesondere Wörter, einschließlich Personennamen, Zeichnungen, Buch­staben, Zahlen, Hörzeichen, die Form der Ware oder ihrer Verpackung, Farbzusammenstellungen oder -nuancen, können als Marken eingetragen werden, sofern sie geeignet sind:

  

Der Gesetzgeber hat im Wesentlichen festgelegt, dass die Marke solche Merkmale aufweisen muss, die eine korrekte Identifizierung der vom Franchisegeber angebotenen Produkte und Dienstleistungen ermöglichen, und dass sie geeignet sein muss, diese Produkte von denen anderer Wettbewerber zu unterscheiden. Obwohl die Eintragung der Marke nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, wird dem Franchisegeber empfohlen, sie vorzu­nehmen. Denn nur die Eintragung einer Marke ermöglicht es ihrem Inhaber, die in Artikel 20 des CPI geregelten Rechte auszuüben, die unter anderem darin bestehen, unbefugten Dritten die Benutzung einer ähnlichen oder identischen Marke zu untersagen. Auf diese Weise kann der Markeninhaber die Exklusivität und Identität seines Unternehmens auf dem Markt sicherstellen. 

  

Je nachdem, wie der Franchisegeber seine Marke zu nutzen gedenkt, d.h. welche wirtschaftliche Strategie er zu verfolgen gedenkt, kann er wählen, ob er die Marke auf nationaler, EU- oder internationaler Ebene eintragen lassen will. Nach der Wahl des Territoriums muss er dann die Kategorie von Waren oder Dienstleistungen bestimmen, für die er seine Marke eintragen lassen will. Nach dieser Auswahl muss der Franchisegeber vor der Einreichung der Anmeldung beim zuständigen Amt eine Vorabkontrolle durchführen, um sicherzustellen, dass seine Marke das Erfordernis der „Neuheit“ erfüllt. Der Franchisegeber muss nämlich sicherstellen, dass seine Marke nicht mit einer älteren Marke identisch oder ähnlich ist, die im Bezugsgebiet bereits für ähnliche oder verwandte Waren oder Dienstleistungen wie die ausgewählten eingetragen ist. Daraus folgt, dass eine Marke nur dann eingetragen werden kann, wenn die Vorabprüfung zu einem negativen Ergebnis geführt hat und der Franchisegeber sich vergewissert hat, dass es keine anderen identischen oder ähnlichen älteren Marken gibt, die in demselben Gebiet und für dieselbe Art von Waren oder Dienstleistungen eingetragen sind.

  

In diesem Zusammenhang ist zu bedenken, dass die Nutzungsrechte an einer Marke nur auf dem Gebiet des Staates gelten, in dem die Eintragung erfolgt ist. Für den Franchisegeber, der ein Franchisenetz in Italien aufbauen oder sein Franchisenetz von Italien aus ins Ausland exportieren will, ist es daher unerlässlich, die richtige Wahl bei der Eintragung der Marke zu treffen.

  

Markenschutz für mehrere Gebiete kann erreicht werden durch 

  

Die Eintragung einer europäischen Marke ist in allen Ländern der Europäischen Union gültig und erstreckt sich automatisch auf neue Eintragungen. Die Eintragung muss beim EUIPO (Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum) beantragt werden und ist 10 Jahre lang gültig. Die Eintragung einer europäischen Marke kann auf unbestimmte Zeit für weitere zehn Jahre verlängert werden.

  

Was schließlich die internationale Markenregistrierung betrifft, so ist klarzustellen, dass es keine international gültige Marke gibt, sondern dass eine internationale Ausdehnung der eingetragenen Marke auf nationaler oder europäischer Ebene in allen Ländern, die dem Madrider Vertrag beigetreten sind, möglich ist. Diese internationale Ausdehnung der Marke erfolgt über das WIPO (World Intellectual Property Organization) in Genf. In diesem Fall muss der Franchisegeber, der seine Marke international eintragen lassen möchte, in seinem Antrag die Länder angeben, für die er die Erweiterung und den Schutz seiner Marke beantragt. Für Länder, die dem Madrider Vertrag über die internationale Marke nicht beigetreten sind, muss der Franchisegeber individuelle Eintragungen beim nationalen Patentamt des Landes vornehmen, in dem er sein Franchisenetz ausbauen will.

  

Nach der Eintragung seiner Marke hat der Franchisegeber die Aufgabe, die entsprechenden Register regelmäßig zu überprüfen, um sicherzustellen, dass es keine Wettbewerber gibt, die die Rechte des Franchisegebers verletzen. Die regelmäßige Überprüfung der Register ermöglicht es einem Franchisegeber, der eine Rechtsverletzung feststellt, unverzüglich zu handeln, um seine Rechte zu schützen. 

  

Zwar bleibt der Franchisegeber Eigentümer der Marke, doch erlaubt ihm das Gesetz, die Nutzung der Marke und der damit verbundenen Rechte auf Dritte zu übertragen. Diese Übertragung erfolgt im Wege der Nutzungslizenz, mit der der Franchisegeber dem Franchisenehmer die Nutzung seiner Marke und seiner Unterscheidungszeichen gestattet. Die Nutzungslizenz ist einer der Bestandteile der Franchisevereinbarung, die einerseits allen Franchisenehmern die Nutzung der Marke des Franchisegebers garantiert und andererseits dem Franchisegeber den Vorteil verschafft, die Wirkung seines Geschäfts innerhalb des Netzes zu verviel­fachen und auszuweiten. Die Verwendung der vom Franchisegeber gewählten Marke ist für alle Franchise­nehmer obligatorisch, die verpflichtet sind, sie auf dem Markt im Rahmen der dem Netz innewohnenden Geschäftstätigkeit zu verwenden, gleichzeitig aber auch die Anforderungen und Normen des Netzes einzuhalten. Gerade aus diesen Gründen ist es unerlässlich, in den Franchisevertrag ausdrückliche Kündigungsvklauseln aufzunehmen, die darauf abzielen, alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, um die Nutzung der Marke durch Franchisenehmer, die die Marke des Franchisegebers verletzen oder beschädigen, zu unterbinden. 

  

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass die Marke das kommerzielle Bild des Unternehmens auf dem Markt darstellt und ihre Verwendung der erste Faktor für die Expansion der Franchisekette ist. Die Verwendung der Marke garantiert den Bekanntheitsgrad des gesamten Netzes, das die Synergieeffekte des Franchisesystems nutzen kann.

  

Ein weiteres immaterielles Element, das den Franchisevertrag von anderen verwandten Vertragsformen unterscheidet, ist das Know-how, das es dem Franchisenehmer ermöglicht, den vom Franchisegeber auf dem Markt erworbenen Wettbewerbsvorteil gegenüber möglichen Konkurrenten zu nutzen.

Der Begriff „Know-how“ bezeichnet „eine Gesamtheit von nichtpatentierten praktischen Kenntnissen, die auf Erfahrungen des Franchisegebers sowie Erprobungen durch diesen beruhen und die geheim, wesentlich und identifiziert sind“. Die Definition des Begriffs „Know-how“ ist in Artikel 1 Absatz 3 Buchstabe a) des Gesetzes Nr. 129/2004 enthalten, mit dem der italienische Gesetzgeber die europäische Verordnung Nr. 4087/1988 umgesetzt hat. Wie sich leicht feststellen lässt, hat das Know-how einen Inhalt verschiedener Art und besteht grundsätzlich aus der Gesamtheit der Fähigkeiten, Informationen und Kenntnisse, deren Eigentümer der Franchisegeber ist und die für die ordnungsgemäße Ausübung der Tätigkeit innerhalb des Netzes notwendig und unerlässlich sind. Genau aus diesem Grund überträgt der Franchisegeber sein Know-how mit dem so genannten „Franchise package“ durch Übertragungs- oder Lizenzvereinbarungen auf den Franchisenehmer. Der Franchisenehmer seinerseits zahlt dem Franchisegeber eine Gegenleistung, die Franchise, die je nach den Vereinbarungen und der Art des zu übertragenden Know-hows in festen oder variablen Beträgen vereinbart werden kann. 

  

Dieser gemeinsame Wissenspool verschafft allen Nutzern einen Wettbewerbsvorteil in einem bestimmten wirtschaftlichen Umfeld, was die Stärke des Franchisings ist.

  

Unbeschadet der Notwendigkeit, dass der Franchisegeber das Know-how an den Franchisenehmer weitergibt, sieht das italienische Recht keine Vorschriften für die Art der Übertragung vor. Nach gängiger Praxis wird jedoch davon ausgegangen, dass die „sicherste“ Art der Übertragung von Know-how in der Erstellung eines Betriebshandbuchs besteht, das in die Anhänge der Franchisevereinbarung aufgenommen und damit zu einem festen Bestandteil derselben wird.

  

Der Vorteil der Verwendung eines Betriebshandbuchs liegt in der Möglichkeit, in klarer und umfassender Weise alles anzugeben, was zur Durchführung der Tätigkeit und zur Nutzung der vorhandenen Fähigkeiten und Kenntnisse erforderlich ist. Damit das Betriebshandbuch jedoch auch im Hinblick auf die Erlangung des Wettbewerbsvorteils des Know-hows am besten verstanden wird, darf es sich nicht auf eine bloße Auflistung oder das bloße Aufzählung allgemeiner Formeln beschränken, sondern muss einen klaren und verständlichen Hinweis auf die Qualitätsstandards des gesamten Unternehmensnetzes enthalten.

  

Die einzige Einschränkung, auf die die schriftliche Weitergabe von Know-how stößt, ist die Notwendigkeit, auch praktisches Wissen zu vermitteln; in diesem Fall besteht jedoch die Tendenz, Schulungen oder Kurse zu veranstalten, die es dem Franchisegeber ermöglichen, dieses Wissen mündlich zu vermitteln. In diesem Sinne enthalten die Franchisevereinbarungen häufig Schulungen, die vom Franchisegeber organisiert werden, um eine angemessene Ausbildung des Franchisenetzes zu ermöglichen. In diesem Fall besteht die Tendenz, während der gesamten Laufzeit des Franchisevertrags Schulungen zu veranstalten, um die Franchisenehmer und ihr Personal im Zuge der Entwicklung des Unternehmens und des Netzes kontinuierlich auf den neuesten Stand zu bringen. In diesem Sinne steht es dem Franchisegeber frei, das Know-how im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit zu ändern, vorausgesetzt, er informiert seine Franchisenehmer umgehend und ermöglicht ihnen den sofortigen Zugang zu dem neuen Know-how.

  

Die Bedeutung und Notwendigkeit der Weitergabe des Know-hows durch den Franchisegeber an den Franchisenehmer wird durch Artikel 3 Absatz 4 des Gesetzes 129/2004 bestätigt, in dem der Gesetzgeber die Verpflichtung vorsieht, dass „vom Franchisegeber dem Franchisenehmer zur Verfügung gestellte Know-how“ und „die möglichen Modalitäten der Anerkennung des vom Franchisenehmer eingebrachten Know-hows“ ausdrücklich anzugeben. Wird das Know-how nicht übertragen oder ist es für die Ausübung der Tätigkeit unzureichend, so ist die Franchisevereinbarung wegen Unbestimmtheit des Vertragsgegenstands nichtig. In diesem Fall hat der Franchisenehmer also auch das Recht, die Rückerstattung aller möglicherweise an den Franchisegeber gezahlten Beträge und den Ersatz des erlittenen Schadens zu verlangen.

  

Aus den obigen Ausführungen wird deutlich, dass das Know-how eine grundlegende Rolle spielt, d. h. das Wissen, das der Franchisegeber im Laufe der Jahre verbreitet und entwickelt hat - die Geschäftsformel - und das den Kern der Geschäftstätigkeit des Unternehmens darstellt. Daher ist es für Unternehmen unerlässlich, ihr Know-how zu schützen und zu verhindern, dass es verbreitet oder an andere konkurrierende Unternehmen weitergegeben wird. Aus diesem Grund muss das Know-how Gegenstand spezifischer Vertraulichkeitsklauseln sein, die in den Franchisevertrag aufgenommen werden und sich nicht nur auf die Franchisenehmer, sondern auch auf deren Mitarbeiter erstrecken. Diese Klauseln entfalten ihre Wirkung auch über die Laufzeit des Franchisevertrags hinaus. Die Geheimhaltungs- und Vertraulichkeitspflicht überdauert nämlich den Franchise­vertrag und verpflichtet den Franchisenehmer somit, den wirtschaftlichen Wert des Know-hows zu schützen. Anders als bei der Lizenz für die Nutzung der Marke, die mit dem Ablauf der mit der Franchise​­vereinbarung verbundenen Lizenz endet, besteht die Schwierigkeit beim Know-how darin, die Konturen des Verbots der Nutzung durch den Franchisenehmer nach Beendigung des Vertrags festzulegen.

  

Um ein hohes Schutzniveau zu gewährleisten, hat der Gesetzgeber zusätzlich zu den kodifizierten Vorschriften zur Unterdrückung unlauteren Wettbewerbsverhaltens spezifische Vorschriften zur Sicherung und zum Schutz von Know-how und Geschäftsgeheimnissen in das CPI aufgenommen. Um Zugang zu diesen Schutzformen zu erhalten, muss der Franchisegeber nachweisen, dass 

  

Wenn der Franchisegeber das Vorliegen dieser drei Voraussetzungen nachgewiesen hat, ist er in vollem Umfang berechtigt, rechtliche Schritte zum Schutz seiner Rechte einzuleiten, und zwar nicht nur gegen vorsätzliches, sondern auch gegen schuldhaftes Verhalten. Der Gesetzgeber hat nämlich vorgesehen, dass das Verhalten des Erwerbs, der Nutzung und der Weitergabe von Know-how und Geschäftsgeheimnissen, das von Personen begangen wird, die wussten oder hätten wissen müssen, dass diese Informationen von einem Dritten erlangt worden waren, der sie seinerseits in rechtswidriger Weise genutzt oder weitergegeben hat, unter Strafe gestellt werden soll. Zusätzlich zu diesem Verhalten hat der Gesetzgeber vorgesehen, dass auch Personen bestraft werden können, die Waren hergestellt oder in Verkehr gebracht haben, obwohl sie wussten (oder schuldhaft nicht wussten), dass diese Gegenstand einer rechtswidrigen Nutzung von Geschäftsgeheimnissen und Know-how Dritter waren.

  

Um einen möglichst wirksamen Schutz des Know-hows zu gewährleisten, muss der Franchisegeber also