Indien: Sicherstellung des Intellectual Property (IP) im Engineering Hub

veröffentlicht am 25. November 2020 | Lesedauer ca. 4 Minuten

von Santhosh Tantzscher, Dharm Veer Singh Krishnawat und Vaibhav Sharma

Bei dem Aufbau oder der Übernahme eines Entwicklungs­standorts in Indien sowie der Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern gibt es bei der Sicherstellung des geis­tigen Eigentums – auch als intellectual property („IP”) bezeichnet – verschiedene Aspekte zu beachten.

• Zusammenarbeit mit externen Dritten »

• Eigene Struktur vor Ort »

• Arbeitnehmererfindungen »

• Geheimhaltungspflichten und Wettbewerbsverbot »

• Patentanmeldungen »

• Fazit »

Zunächst gilt es festzustellen, dass Patente, Marken, Urheber und Geschmacksmuster einen umfassenden gesetzlichen Schutz in Indien genießen (Patents Act, 2005, Trademark Registration Act, 1999, Copyright Act 1957, Design Act, 2000) und Indien den wichtigsten internationalen Übereinkommen zum gewerblichen Rechtsschutz beigetreten ist. Es gibt also ein – mit wenigen Einschränkungen – funktionierendes Rechtsystem auf dem Gebiet in Indien.

Im Überblick:

• Patente (Produkte, Prozesse/Verfahren) werden für 20 Jahre nach Eintragung geschützt;
• Marken (Waren und Dienstleistungen) zehn Jahre nach Eintragung, beliebig oft verlängerbar;
• Geschmacksmuster (Design) zehn Jahre nach Eintragung, einmalig um fünf Jahre verlängerbar.
  

IP-Rechte, die bereits in Deutschland oder international angemeldet und geschützt sind, sollten daher auch nach Möglichkeit lokal angemeldet werden.

Zusammenarbeit mit externen Dritten

Bei der Vergabe von Forschungs-und Entwicklungsaufträgen oder im Zusammenhang mit Kooperationen mit indischen Partnern werden typischerweise vertrauliche Informationen und bestimmtes Know-how ausge­tauscht und zur Verfügung gestellt (technisches Know-how, Design- und Konstruktionspläne, Spezifikationen, Softwarecodes etc.).

In Indien gibt es kein Gesetz zum Schutz von Betriebsgeheimnissen. Deshalb ist es auch in Indien in der Praxis üblich, vertragliche Regelungen zu Geheimhaltungsvereinbarungen zu treffen. Weitere wesentliche Vertrags­inhalte sind Haftungsklauseln und die Qualitäts­kontrolle.

Bei der Vertragsgestaltung ist i.d.R. die Vereinbarung nach indischem Recht vorteilhafter, da der indische Vertragspartner seinen Gerichtsstand und Vermögenswerte in Indien haben dürfte.

Geheimhaltungsvereinbarungen lassen sich auch im Wege einer einstweiligen Verfügung gerichtlich durch­setzen. Wegen der langen Verfahrensdauer vor ordentlichen Gerichten, bietet sich zudem die Vereinbarung einer Schiedsgerichtsklausel an. Dazu sollte der Schiedsgerichtsort in Indien vereinbart werden.

Eigene Struktur vor Ort

Solche Aspekte stehen bei einer eigenen Struktur z.B. durch eine eigene Tochtergesellschaft naturgemäß nicht so sehr im Vordergrund. Der erste Schritt zur Sicherstellung des IP im eigenen Engineering-Hub liegt in der richtigen Strukturierung und Steuerung der Tochtergesellschaft. Bei der üblichen Rechtsform der Private Limited Company sind z.B. zwei Direktoren zu bestellen, von denen einer in Indien ansässig sein muss. Die Muttergesellschaft sollte sicherstellen, mehrheitlich unternehmenseigene Direktoren zu berufen, um jederzeit die Kontrolle über die Gesellschaft ausüben zu können. Das Erfordernis eines lokalen Direktors kann auch durch externe Dienstleister erfüllt werden. Auch sollte ohne Not eine gesellschaftsrechtliche Beteiligung der leitenden Mitarbeiter nicht erfolgen oder angeboten werden.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der vertraglichen Dokumentation, da dabei insbesondere Steuer- und Verrechnungs­preis­themen relevant sind. So ist z.B. sicherzustellen, dass die Tochtergesellschaft für die erbrachten Leistungen fremdüblich, d.h. vergleichbar mit Dritten, vergütet wird und die Fremdüblichkeit auch nachgewiesen werden kann.

Ferner sollte auf die Ausgestaltung der Arbeitsverträge der Mitarbeiter ein besonderes Augenmerk gelegt werden, wie im Folgenden ausgeführt wird:

Arbeitnehmererfindungen

Gemäß dem Copy Right Act, 1957, steht grundsätzlich das Urheberrecht an einem Werk dem Urheber zu (z.B. auch dem Software-Entwickler). Wurde das Werk aber vom Arbeitnehmer in Ausübung seiner Tätigkeit unter einem Arbeitsvertrag geschaffen, kommt es darauf an, ob der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer detaillierte Vorgaben zum Arbeitsablauf macht oder lediglich selbständig getroffene Maßnahmen des Arbeitnehmers beaufsichtigt. Im ersten Fall gilt der Arbeitgeber als Urheber, im letzteren Fall u.U. der Arbeitnehmer. Es kommt also auf die tatsächlichen Gegebenheiten an. Um Rechtsunsicherheiten zu verhindern, sollen die Arbeits­verträge mit den Mitarbeitern immer auch einen Passus enthalten, dass der Arbeitnehmer sämtliche von im Laufe seiner Tätigkeit erworbenen Urheberrechte an den Arbeitgeber übertragt und/oder ihm ein unbefristetes Nutzungsrecht einräumt, wobei die Übertragung und Überlassung durch das Gehalt bereits abgegolten ist. Auch sollte die Einwilligung zur Mitwirkung bei etwaigen Registrierungen des Urheberrechtes mit in den Vertrag aufgenommen werden. Eine Registrierung des Urheberrechts ist für seine Entstehung bzw. Anerkennung zwar nicht erforderlich, ist aber aus Beweisgründen empfehlenswert, da eine Anmeldung als Beweis des Anscheins für die Inhaberschaft des Eingetragenen gilt.

Eine Übertragung des Urheberrechts ist anders als in Deutschland zulässig. Damit besteht auch die Möglich­keit, bei der indischen Tochtergesellschaft entstandene Urheberrechte auf die Muttergesellschaft in Deutschland zu übertragen.

Geheimhaltungspflichten und Wettbewerbsverbot

In Indien gibt es kein Gesetz zum Schutz von Betriebsgeheimnissen. Daher müssen die Arbeitsverträge entsprechende Geheimhaltungsverpflichtungen enthalten. Bei der Formulierung der entsprechenden Klauseln muss besonders sorgfältig vorgegangen werden. Zum einen verlangt die Vertragsgestaltung im Common Law Rechtskreis allgemein, dass die Parteien alle wesentlichen Punkte umfassend und ausführlich regeln, da zur Auslegung nur auf Vertag zurückgegriffen werden kann. Zum anderen muss darauf geachtet werden, die Geheimhaltungsverpflichtung nicht zu weit zu fassen. Nicht alle Vorgänge und Informationen, über die der Arbeitnehmer im Laufe seiner Tätigkeit Kenntnis erlangt, können als Geschäftsgeheimnisse qualifiziert und geschützt werden. Der Arbeitgeber muss im Streitfall nachweisen, dass die Informationen geheime Formeln oder Prozesse Informationen oder Know-how enthalten, die als Eigentumsinteresse des Arbeitgebers angesehen werden könnten, die nicht für Dritte bestimmt sind. Während der Tätigkeit erlernte Fähigkeiten und Kenntnisse eines Arbeitnehmers sind daher grundsätzlich kein schutzfähiges Know-how. Umso wichtiger ist es daher, bereits im Vorfeld sorgfältig prüfen zu lassen, welche Informationen als geheim zu schützen sind und entsprechende Vorkehrungen zu treffen.

Wettbewerbsverbote sind in Indien für die Dauer des Beschäftigungsverhältnisses möglich, für nachver­tragliche Wettbewerbsverbote bestehen dagegen sehr enge Grenzen. I.d.R. wird es nicht möglich sein, Mitarbeitern die Anstellung bei Konkurrenzunternehmen nach Beschäftigungsende für einen befristeten Zeitraum zu untersagen.

Eine zu weit gefasste nachvertragliche Geheimhaltungsverpflichtung kann auch als faktisches Wettbewerbs­verbot angesehen werden und aus dem Gesichtspunkt heraus unwirksam sein.

Dennoch kann die Aufnahme eines (zeitlich befristeten) Wettbewerbsverbot und umfassender Geheimhal­tungs­vereinbarung in der Praxis sinnvoll sein, um die Arbeitnehmer für das Thema zu sensibilisieren und sich zumindest die Möglichkeit von gerichtlichen Maßnahmen zu erhalten.

Patentanmeldungen

Mögliche Erfindungen des indischen Entwicklungsstandortes können auch in Indien patentiert werden. Das Patentrecht ist in Indien im Patent Act, 1970 geregelt, das seitdem mehrfach reformiert wurde, um das indische Patentrecht an die internationalen Vorgaben und Standards anzupassen. Es ist möglich, Produkte und Prozesse patentieren zu lassen. Die Laufzeit für Patente beträgt 20 Jahre. Es sind nur Erfindungen geschützt, die neu und gewerblich anwendbar sind. Die Neuartigkeit der Erfindung ist ausgeschlossen, wenn sie vor der Patentan­meldung in Indien weltweit bereits benutzt oder veröffentlicht wurde.

Indien ist aber Mitglied des PVÜ, eine Patentanmeldung in einem anderen Mitgliedsstaat (z.B. Deutschland) kann auch eine Prioritätswirkung in Indien entfalten, wenn die Anmeldung innerhalb einer bestimmten Frist auch in Indien erfolgt, sodass der Patentschutz auch in Indien seit dem Zeitpunkt der Erstanmeldung gilt.

Fazit

Indien verfügt über einen guten Rechtsrahmen zur Sicherstellung von geistigem Eigentum, sodass gegenüber dem Aufbau oder der Übernahme eines Entwicklungsstandortes in Indien aus dem Gesichtspunkt keine Bedenken bestehen.