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Neue Markenrechtsreform in Spanien

veröffentlicht am 5. April 2023 | Lesedauer ca. 3 Minuten

Die Reform des Markengesetzes und seiner Durchführungsverordnungen führt wichtige Neuerungen bei der Bearbeitung von Nichtigkeits- und Verfallsverfahren für spanische Marken ein, für die ab dem 14. Januar 2023 das spanische Patent- und Markenamt (SPTO) zuständig ist.

Ziele der neuen Markenrechtsreform »
Gesetzesänderungen als Folge »
Zweigleisiges Verfahren »

Ziele der neuen Markenrechtsreform

Die Maßnahme umfasst die Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Marken in nationales Recht und zielt darauf ab, eine größtmögliche Kohärenz zwischen den nationalen und den EU-Markensystemen zu erreichen.

Ziel dieser Reform ist es, die Koexistenz und Ausgewogenheit der nationalen Markensysteme und des EU-Markensystems zu gewährleisten und die Geschwindigkeit und Einfachheit der Registrierungssysteme zu verbessern. Die wichtigsten Neuerungen sind wie folgt:

Verfahren für die Nichtigkeit und den Verfall nationaler Unterscheidungszeichen, die im Markengesetz geregelt sind, werden direkt vom SPTO und nicht von den Gerichten entschieden (erste Zusatzbestimmung des Markengesetzes). Das gilt trotz der Tatsache, dass die Handelsgerichte weiterhin dafür zuständig sind, die Nichtigkeit oder den Verfall einer nationalen Marke festzustellen, wenn das im Rahmen einer Widerklage wegen einer Markenverletzung geltend gemacht wird.
Bestimmte Abteilungen der Provinzgerichte, die auf Handelsrecht spezialisiert sind, werden über Berufungen gegen SPTO-Entscheidungen entscheiden, die Verwaltungsverfahren in Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes abschließen (erste Zusatzbestimmung des Markengesetzes). Bisher wurden diese Berufungen von den Verwaltungsgerichten entschieden. Die spezialisierten Abteilungen der Provinzgerichte werden nicht nur in Fragen der Nichtigkeit oder des Verfalls von Marken, sondern auch in Fragen der Eintragung oder Zurückweisung von Marken, Widersprüchen und Patenten zuständig sein.

Dieses Verfahren wurde bereits bei der Beantragung der Nichtigkeit oder des Verfalls von EU-Marken angewandt und gilt nun auch für nationale Marken.

Um das neue Verfahren zur Beantragung der Nichtigkeit und des Verfalls nationaler Unterscheidungszeichen sowie die Koordinierung zwischen dem SPTO und den Gerichten bekannt zu machen, hat das SPTO ein „Informationshandbuch zur administrativen Nichtigkeit und zum Verfall“ veröffentlicht. Zudem hat es eine Reihe von Formularen erstellt, die zur Einleitung von Nichtigkeits- und Verfallsverfahren verwendet werden können.

Gesetzesänderungen als Folge

Diese neuen Entwicklungen haben – zusätzlich zu den entsprechenden Verfahrensreformen – die Änderung von Artikel 61 des Markengesetzes und die Einführung von zwei neuen Artikeln („61 bis“ und „61 ter“) zur Folge, die die Maßnahmen der SPTO und der Gerichte koordinieren sollen:

Endgültigkeit von Gerichts- und Verwaltungsentscheidungen (Artikel 61 Markengesetz): Die Gerichte weisen eine Widerklage auf Nichtigerklärung oder Verfall zurück, wenn das SPTO bereits zuvor durch eine rechtskräftige Entscheidung über einen Antrag mit demselben Gegenstand und demselben Klagegrund zwischen denselben Parteien entschieden hat.

Das SPTO lässt einen Antrag auf Nichtigkeit oder Verfall nicht zu, wenn ein Gericht oder das Amt selbst zwischen denselben Parteien über eine Widerklage oder einen Antrag mit demselben Gegenstand und demselben Klagegrund entschieden hat und dieses Urteil oder diese Entscheidung rechtskräftig geworden ist.
Erledigung des Antrags: Das SPTO verfügt über eine Frist von 24 Monaten für die Erledigung von Nichtigkeitsverfahren und von 20 Monaten für die Erledigung von Verfallsverfahren, gerechnet ab Eingang des Antrags (und nicht ab Zulassung zur Bearbeitung). Antwortet das Amt nicht innerhalb dieser Fristen, muss der Antragsteller davon ausgehen, dass sein Antrag durch negatives Verwaltungshandeln zurückgewiesen wurde. Innerhalb eines Monats nach Veröffentlichung der Entscheidung im Amtsblatt für geistiges Eigentum (BOPI) kann jeder Beteiligte gegen die Entscheidung Beschwerde bei der Direktion des Amtes einlegen, die den Sachverhalt erneut prüfen kann.
Koordinierung mit den Gerichten (Artikel 61 ter Markengesetz): Die Änderungen sollen die Funktionsweise des Verwaltungs- und Gerichtswegs regeln.
- Die Gerichte müssen jede Widerklage auf Nichtigerklärung oder Verfall abweisen, wenn das SPTO bereits zuvor durch eine rechtskräftige Entscheidung über einen Antrag mit demselben Gegenstand, demselben Klagegrund und zwischen denselben Parteien entschieden hat und
- das SPTO muss einen Antrag auf Nichtigkeit oder Verfall zurückweisen, wenn ein Gericht über eine Widerklage mit demselben Gegenstand, derselben Klage und zwischen denselben Parteien entschieden hat und dieses Urteil oder diese Entscheidung rechtskräftig ist.

Zweigleisiges Verfahren

Es gilt das Prioritätsprinzip, wonach das SPTO die Bearbeitung eines Antrags von Amts wegen aussetzen muss, wenn ein Gericht bereits ein Verfahren (im Wege der Widerklage) zum selben Gegenstand anhängig macht, und andersherum. Ist ein Gericht jedoch mit einer Klage wegen Markenverletzung befasst und weiß es, dass vor dem Amt ein Verfahren über die Nichtigkeit oder den Verfall der angeblich verletzten Marke läuft, so ist es nicht verpflichtet, das Verfahren auszusetzen, obwohl es dies tun kann (im Hinblick auf die Auswirkungen, die die Verwaltungsentscheidung auf das mögliche Urteil haben könnte).

Wurde hingegen ein Markenverletzungsverfahren eingeleitet, so kann der Beklagte nicht mehr beim Amt einen Antrag auf Nichtigerklärung oder Verfall stellen, sondern muss dass vor demselben Gericht im Wege einer Widerklage tun. Das reibungslose Funktionieren dieses zweigleisigen Verfahrens erfordert eine enge Kommunikation zwischen den Gerichten und dem Amt.

Zu diesem Zweck teilen die Gerichte dem Amt von Amts wegen den Tag mit, an dem eine Widerklage auf Nichtigerklärung oder Verfall einer Marke eingereicht wird. Nach Erhalt einer solchen Mitteilung unterrichtet das Amt das vorlegende Gericht über das Bestehen eines früheren Nichtigkeits- oder Verfallsverfahrens betreffend die Marke, die Gegenstand des Zivilverfahrens ist. In einem solchen Fall setzt das Gericht das Verfahren bis zu einer endgültigen Entscheidung des Amtes aus.

Die Einreichung von Anträgen auf Nichtigerklärung oder Verfall sowie jede rechtskräftige Entscheidung oder jedes rechtskräftige Urteil müssen in das Markenregister des SPTO eingetragen werden. Sobald die Entscheidung oder das Urteil, mit der die Nichtigkeit oder der Verfall der Marke festgestellt wird, rechtskräftig geworden ist, löscht das Amt unverzüglich die Eintragung und veröffentlicht sie im BOPI.