Intellectual Property: Fallstricke bei M&A-Deals

IP oder geistiges Eigentum wie Patente, Marken, Designs oder andere Schutzrechte gewinnen als immaterielle Vermögenswerte im M & A Prozess eine immer wichtigere Bedeutung. Häufig werden sie bei Unternehmens­​transaktionen aber nicht mit der nötigen Aufmerksamkeit behandelt und dies sowohl in rechtlicher Hinsicht als auch im Hinblick auf eine umfassende und angemessene Wertermittlung.

Ganz grundsätzlich und unabhängig von einem M & A Deal sollten Unternehmen ihr IP ausreichend schützen. Dazu gehört, je nach Unternehmenstätigkeit die richtige IP-Strategie zu wählen und die erforderlichen Schutz​​­rechte wie Patente oder Marken zu registrieren. Aber auch jenseits der Registrierung von Schutzrechten sollte das IP im Unternehmen sicher sein – interne und externe Geheimhaltungsmaßnahmen sind dafür ein Muss. 

Besondere Bedeutung gewinnt der IP-Schutz beim M & A Deal, denn dann zeigt sich, ob das geistige Eigentum der Zielgesellschaft sorgfältig geschützt und gepflegt wurde. Der Käufer muss dabei genau wissen, welchen Schutzumfang die bestehenden Rechte haben, um keine bösen Überraschungen zu erleben und keine finan​­ziellen Verluste zu erleiden. Ein oft unterschätzter Punkt: Zielgesellschaften vergessen oft, dass für Schutz​­rechte grundsätzlich der Territorialitätsgrundsatz gilt. Das heißt, dass der Schutzumfang des betreffenden Schutzrechts in der Regel an der Landesgrenze endet. Es genügt bei einer internationalen Tätigkeit also nicht, sich nur die Schutzrechte im Heimatland zu sichern. Der Käufer tut gut daran im Rahmen der Legal Due Diligence sorgfältig zu prüfen, ob die Zielgesellschaft über den nötigen Schutz in allen für ihn geographisch interessanten Märkten verfügt und ob dieser Schutz für seine zukünftigen Pläne mit der Zielgesellschaft ausreichend ist. Und der Verkäufer sollte schnellstens handeln, wenn er eine Schutzlücke entdeckt. Denn diese kann zulasten des Verkäufers zu Freistellungsverpflichtungen oder Garantien im Kaufvertrag und zu einer niedrigeren Kaufpreisbewertung führen.

Ist geklärt, welches IP im Unternehmen existiert, stellt sich für den Käufer in der Regel die Frage, welchen Wert es hat. Dabei kommt es insbesondere darauf an, welche Schutzrechte für das Unternehmen wirklich von Bedeutung sind, denn häufig haben Zielgesellschaften – oft historisch bedingt – eine Mehrzahl von Schutz­​rechten, die aber nicht immer alle für den aktuellen oder zukünftigen Zweck der Zielgesellschaft wichtig sind. Hier gilt es zu prüfen, was wirklich für den Erwerb interessant ist und zur Wachstumsstrategie des Käufers passt.

Hat der Käufer für sich festgelegt, welches IP er übernehmen will, stellt sich in einem zweiten Schritt die Frage, was diese Rechte wert sind. Die Wertermittlung stellt vor allem bei M & A Transaktionen mit Technologie­​unternehmen eine große Herausforderung dar. Das Risiko einer Fehleinschätzung liegt für beide Parteien auf der Hand: Wird das IP zu hoch bewertet, zahlt der Käufer zu viel, wird es zu niedrig bewertet, verkauft sich die Zielgesellschaft unter Wert. Beide Parteien sollten daher eine realistische Wertermittlung durch Spezialisten vornehmen lassen.

Neben der Frage des Bestands des Schutzrechte-Portfolios und seiner wirtschaftlichen Bewertung spielt eine große Rolle, ob die Zielgesellschaft in Rechtsstreitigkeiten betreffend geistiges Eigentum involviert ist. 

Dies kann sich daraus ergeben, dass die Zielgesellschaft rechtliche Schritte gegen Dritte eingeleitet hat, die ihre Schutzrechte verletzen. Aber vor allem im entgegengesetzten Fall, dass die Zielgesellschaft selbst durch ihre eigenen Produkte gegen Rechte Dritter verstößt, muss der Käufer das damit einhergehende Risiko, also etwa die drohenden Schadenersatzforderungen, abschätzen können. Denn nach dem Deal haftet er unter Umständen dafür und riskiert im schlimmsten Fall die Existenz seines Unternehmens.

Letztlich kann der Käufer diese Risiken im Kaufvertrag durch Garantien oder Freistellungen berücksichtigen. Aber besser ist es, schon im Vorfeld zu klären, ob die bestehenden Risiken nicht ausgeräumt werden können. 

Oft lassen sich kritische Punkte zum IP des Zielunternehmens noch vor dem eigentlichen Deal lösen. Voraus­setzung dafür ist, dass die Risiken überhaupt erkannt werden und das setzt eine detaillierte Prüfung voraus.

Ist die Prüfung im Rahmen der IP Due Diligence erfolgt, bestehen häufig gute Möglichkeiten, die aufgefunden Probleme schon vor dem Deal zu lösen, etwa indem Schutzrechte nachträglich angemeldet oder nötige Lizenzen eingeholt werden. Auch Closing Conditions im Kaufvertrag können ein Mittel sein, um IP-Risiken auszuräumen.

Nach Signing und Closing ist der Deal bekanntlich noch nicht zu Ende. Es schließt sich die sogenannte Post Merger Integration an. Damit meint man die tatsächliche Zusammenführung der Deal-Parteien, also die Integration der Zielgesellschaft in das Unternehmen des Käufers. Dazu gehört im IP-Recht die Eintragung der Registerschutzrechte auf den neuen Inhaber. Es muss auch sichergestellt werden, dass in dieser Zeit die Korrespondenz mit den betroffenen Marken- und Patentämtern nicht liegenbleibt und laufende Verfahren fortgeführt werden. Notwendig kann es auch sein, Lizenz- und sonstige Verträge, die IP betreffen, zusammen­zu­füh­ren, neu zu verhandeln oder zu beenden. Zielführend ist auch, sich spätestens jetzt strategisch mit dem Thema IP auseinanderzusetzen, um das alte und das neue IP-Rechte-Portfolio zu konsolidieren und bei Schutzlücken oder neuen Entwicklungen im Unternehmen zu erweitern.

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