Gesetzesänderung Mexiko – Verlust von Markenrechten droht bei fehlender Benutzung

veröffentlicht am 5. Juni 2019 | Lesedauer ca. 2 Minuten

von Dr. Dirk Oetterich und Daniela Jochim

Auch wenn die USA bereits mehrfach gedroht haben, die Grenzen zu Mexiko zu schließen, ist das Land in Südamerika vor allem für viele in Europa ansässige Firmen ein guter Handelspartner oder ein lukrativer Standort, um neu zu investieren. Daher dehnen viele Unternehmen auch ihre Markenrechte auf Mexiko aus oder haben sie bereits seit längerer Zeit geschützt.

Aktuelle Gesetzesänderung im Markenrecht

Am 10. August 2018 trat eine Änderung des mexikanischen Markenrechtes in Kraft. Geschützt werden können nun nicht nur Bezeichnungen, Buchstaben, Zahlen, Bildelemente und Farbkombinationen sondern auch holografische Zeichen, Töne, Gerüche, Design, Farbe, Layout, Etiketten, Verpackungen, Dekorationsgegenständen oder sonstige Elemente, die in ihrer Kombination Produkte oder Dienstleistungen auf dem Markt prägen.

Die Gesetzesänderung hat außerdem Auswirkungen auf bestehende Marken. Es ist nun in Mexiko erforderlich, in regelmäßigen Abständen die Benutzung mit einer sog. „Declaration of actual and effective use" nachzuweisen. Das betrifft neben nationalen Markenanmeldungen auch internationale Registrierungen mit der Benennung von Mexiko.

Wenn die Benutzungserklärungen nicht fristgerecht abgegeben werden, werden betroffene Marken in Mexiko von Amts wegen gelöscht. Es müssen keine Benutzungsnachweise erbracht werden, es muss aber mit der Benutzungserklärung angegeben werden, welche Waren und Dienstleistungen tatsächlich benutzt werden. Werden einzelne Waren und Dienstleistungen von der Benutzungserklärung ausgenommen, werden sie aus den Marken gestrichen.

Die Benutzungserklärung muss sowohl bei internationalen Registrierungen als auch bei nationalen mexikanischen Marken direkt beim Mexikanischen Patent- und Markenamt (IMPI) eingereicht werden. Hierzu ist die Einschaltung von in Mexiko zugelassenen Rechts-/Patentanwälten erforderlich. Zudem muss eine Gebühr entrichtet werden.

Fristen zur Abgabe der Benutzungserklärung

1. Marken, die vor dem 10. August 2018 eingetragen wurden:

Alle Marken, die vor dem 10 August 2018 eingetragen wurden, müssen mit Verlängerung der Marke eine Benutzungserklärung abgeben. Das heißt, die Frist hierzu endet mit dem Ablauf der Schutzdauer der Marke, zehn Jahre nach Registrierung der Marke. Der Antrag auf Verlängerung sowie die Benutzungserklärung müssen innerhalb von sechs Monaten vor Ablauf der Schutzdauer der Marke eingereicht werden, wobei eingereichte Anträge und Unterlagen bis maximal sechs Monate nach Ablauf der Schutzdauer der Marke noch akzeptiert werden.

2. Marken, die erst ab dem 10. August 2018 eingetragen wurden oder werden:

Für diese Marken gelten andere Regelungen. Hier ist die Abgabe von mehreren Benutzungserklärungen erforderlich.

Die erste Benutzungserklärung muss innerhalb von drei Monaten nach Ablauf von drei Jahren gerechnet ab dem Datum der Eintragung der Marke abgegeben werden. Die Marke kann auf Antrag Dritter gelöscht werden, wenn sie nicht im Zeitraum von drei aufeinanderfolgenden Jahren benutzt wurde.

Die zweite Benutzungserklärung ist wie unter 1. mit Verlängerung, also zehn Jahre gerechnet ab Datum der Markenanmeldung, einzureichen. Eine Verlängerung ist jeweils für einen Zeitraum von weiteren zehn Jahren möglich, d. h., dass mit jeder Verlängerung erneut die Benutzung nachzuweisen ist, d.h. eine Benutzungserklärung abzugeben ist und die entsprechende Gebühr hierfür entrichtet werden muss.

Für den Erhalt von Markenschutz auf internationaler Ebene ist es, wie in Mexiko, wichtig, nationale Gesetzesänderungen in diesem Bereich regelmäßig zu verfolgen und die entsprechenden Anforderungen umzusetzen. Ansonsten droht der Verlust von wertvollen Markenrechten.