Intellectual Property: Fallstricke bei M&A-Deals

veröffentlicht am 21. Dezember 2023 | Lesedauer ca. 3 Minuten

Intellectual Property (IP) ist in Unternehmen oft ein wertvolles Asset, manchmal sogar ihr Kernwert. Insbesondere die industrielle Entwicklung zur Industrie 4.0 mit ihrer Vernetzung von Maschine und Mensch, mit Machine Learning und Künstlicher Intelligenz bedeutet für viele Unternehmen, dass ihr Vermögenswert nicht mehr nur materieller Art ist, sondern vor allem die sogenannten immateriellen Vermögenswerte immer wichtiger werden. Dies gilt mittlerweile für fast jede Branche und über alle Fertigungsarten hinweg.

Bei M&A Deals heißt dies nicht nur für den Verkäufer, sondern auch für den Käufer, ein besonderes Augenmerk auf das IP der Zielgesellschaft zu legen, damit beide Parteien am Ende keine bösen Überraschungen erleben.

Worauf in M&A-Deals besonderes Augenmerk gelegt werden sollte, erläutern wir in diesem Beitrag.

Intellectual Property als Vermögenswert

IP oder geistiges Eigentum wie Patente, Marken, Designs oder andere Schutzrechte gewinnen als immaterielle Vermögenswerte im M&A-Prozess eine immer größere Bedeutung. Häufig werden sie bei Unternehmenstransaktionen aber nicht mit der nötigen Aufmerksamkeit behandelt und dies sowohl in rechtlicher Hinsicht als auch im Hinblick auf eine umfassende und angemessene Wertermittlung.

Fehlender IP-Schutz als Risikoquelle?

Grundsätzlich und unabhängig von einem M&A-Deal sollten Unternehmen ihr IP ausreichend schützen. Dazu gehört, je nach Unternehmenstätigkeit die richtige IP-Strategie zu wählen und die erforderlichen Schutzrechte wie Pa-tente oder Marken zu registrieren. Aber auch jenseits der Registrierung von Schutzrechten sollte das IP im Unternehmen sicher sein – interne und externe Geheimhaltungsmaßnahmen sind dafür ein Muss.

Besondere Bedeutung gewinnt der IP-Schutz beim M&A-Deal, denn hier zeigt sich oftmals, ob das geistige Eigentum der Zielgesellschaft sorgfältig geschützt und gepflegt wurde. Der Käufer muss dabei genau wissen, welchen Schutzumfang die bestehenden Rechte haben, um keine bösen Überraschungen zu erleben und keine finanziellen Verluste zu erleiden. Ein oft unterschätzter Punkt: Oft wird übersehen, dass für Schutzrechte grundsätzlich der Territorialitätsgrundsatz gilt. Das heißt, dass der Schutzumfang des betreffenden Schutzrechts in der Regel an der Landesgrenze endet. Es genügt bei einer internationalen Tätigkeit also nicht, sich nur die Schutzrechte im Heimatland zu sichern. Der Käufer tut gut daran im Rahmen der Legal Due Diligence sorgfältig zu prüfen, ob die Zielgesellschaft über den nötigen Schutz in allen für ihn geographisch interessanten Märkten verfügt und ob dieser Schutz für seine zukünftigen Pläne mit der Zielgesellschaft ausreichend ist. Und der Verkäufer sollte schnellstens handeln, wenn er eine Schutzlücke entdeckt. Denn diese kann zulasten des Verkäufers zu Freistel-lungsverpflichtungen oder Garantien im Kaufvertrag und zu einer niedrigeren Kaufpreisbewertung führen.

Welchen Wert hat das Unternehmens-IP?

Ist geklärt, welches IP im Unternehmen existiert, stellt sich für den Käufer in der Regel die Frage, welchen Wert es hat. Dabei kommt es insbesondere da-rauf an, welche Schutzrechte für das Unternehmen tatsächlich von Bedeutung sind, denn häufig haben Zielgesellschaften – oft historisch bedingt – eine Mehrzahl von Schutzrechten, die aber nicht immer alle für den aktuellen oder zukünftigen Zweck der Zielgesellschaft wichtig sind. Hier gilt es zu prüfen, was wirklich für den Erwerb interessant ist und zur Wachstumsstrategie des Käufers passt.

Die Wertermittlung des zu übernehmenden IP stellt vor allem bei M&A-Transaktionen mit Technologieunternehmen eine große Herausforderung dar. Das Risiko einer Fehleinschätzung liegt für beide Parteien auf der Hand: Wird das IP zu hoch bewertet, zahlt der Käufer zu viel, wird es zu niedrig be-wertet, verkauft sich die Zielgesellschaft unter Wert. Beide Parteien sollten daher eine realistische Wertermittlung durch Spezialisten vornehmen lassen.

Rechtsstreitigkeiten rund um IP-Rechte

Neben der Frage des Bestands des Schutzrechte-Portfolios und seiner wirtschaftlichen Bewertung spielt eine große Rolle, ob die Zielgesellschaft in Rechtsstreitigkeiten betreffend geistiges Eigentum involviert ist.

Dies kann sich daraus ergeben, dass die Zielgesellschaft rechtliche Schritte gegen Dritte eingeleitet hat, die ihre Schutzrechte verletzen. Aber vor allem im entgegengesetzten Fall, dass die Zielgesellschaft selbst durch ihre eigenen Produkte gegen Rechte Dritter verstößt, muss der Käufer das damit einhergehende Risiko, vor allem etwa drohende Schadenersatzforderungen, abschätzen können. Denn nach dem Deal haftet er unter Umständen dafür und riskiert im schlimmsten Fall die Existenz seines Unternehmens.

Letztlich kann der Käufer diese Risiken im Kaufvertrag durch Garantien oder Freistellungen berücksichtigen. Besser ist es allerdings, schon im Vorfeld zu klären, ob die bestehenden Risiken nicht ausgeräumt werden können.

Auf die Details der Prüfung kommt es an!

Oft lassen sich kritische Punkte zum IP des Zielunternehmens noch vor dem eigentlichen Deal lösen. Voraussetzung dafür ist, dass die Risiken überhaupt erkannt werden und das setzt eine detaillierte Prüfung voraus.

Ist die Prüfung im Rahmen der IP Due Diligence erfolgt, bestehen häufig gute Möglichkeiten, etwaig aufgefundene Probleme schon in einem frühzeitigen Stadium der Transaktion zu lösen, etwa indem Schutzrechte nachträglich angemeldet oder nötige Lizenzen eingeholt werden. Auch Closing Conditions im Kaufvertrag können ein Mittel sein, um IP-Risiken auszuräumen.